Avrupa Birliği Adalet Divanı
tarafından 15 Aralık 2011 tarihinde verilen C-119/10 sayılı ön yorum kararı,
başka bir kişinin talimatı ve yönlendirmesi üzerine ambalajların içini dolduran
hizmet sağlayıcıların faaliyetlerinin markanın kullanımı sayılıp sayılmayacağı
konusunda değerlendirmeler içermektedir.
Kararın verilmesine neden olan
uyuşmazlık kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Hollanda menşeili “FRISDRINKEN
INDUSTRIE WINTERS BV” (bundan sonra WINTERS olarak anılacaktır), kendisi veya
başkaları tarafından üretilen içecekleri teneke kutulara doldurmakla iştigal eden
bir firmadır. Avusturya menşeili “RED BULL GMBH” (bundan sonra RED BULL olarak
anılacaktır), dünya genelinde tanınan enerji içecekleri üretici bir firmadır ve
firmanın Benelüks ülkelerinde de geçerli çok sayıda markası bulunmaktadır. Britanya
Virgin Adaları menşeili “SMART DRINKS LTD” (bundan sonra SMART DRINKS olarak
anılacaktır) ise içecek üretici olan ve RED BULL’un ticari rakibi olan bir
firmadır.
WINTERS, SMART DRINKS
firmasından gelen talep üzerine bu firmaya ait kutuları gazlı içeceklerle
doldurmaktadır. SMART DRINKS doldurulacak teneke kutuları WINTERS’a
göndermektedir. WINTERS’e gönderilen kutuların üzerinde çeşitli markalar
(BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, LONG HORN, LIVE WIRE), süsler ve metinler yer
almaktadır, bir diğer deyişle, WINTERS kutuların üzerine marka veya herhangi
bir metin-işaret basmamaktadır. WINTERS, SMART DRINKS tarafından kendisine
gönderilen kutuları, gene SMART DRINKS tarafından kendisine gönderilen özüt ile
doldurmakta, özütlerin üzerine kendisine gönderilen tarife uygun miktarda su ve
gerekirse karbon dioksit eklemekte ve ardından kutuları kapatmaktadır. Bu
işlemin ardından kutular SMART DRINKS’in kullanımına sunulmakta, takiben SMART
DRINKS bunları Benelüks dışındaki ülkelere ihraç etmektedir.
WINTERS, SMART DRINKS için
yalnızca dolum hizmeti vermektedir ve doldurulmuş kutuları bu firmaya
göndermemektedir. WINTERS’in, doldurulmuş kutuları üçüncü taraflara dağıtmadığı
veya satmadığı da ayrıca belirtilmelidir.
Ağustos 2006’da, RED BULL,
Hollanda’da WINTERS’e karşı ihtiyati tedbir alınması amacıyla işlemleri
başlatır. RED BULL, WINTERS’in BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, LONG HORN, LIVE
WIRE markalı kutuları doldurmasının kendisi adına tescilli RED BULL ve diğer
markalardan kaynaklanan haklara tecavüz niteliğinde olduğunu ve bu nitelikteki
kullanımın durdurulması gerektiğini iddia etmektedir. Hertogenbosch Bölge
Mahkemesi, RED BULL’un talebini yalnızca BULLFIGHTER markası bakımından yerinde
bulur ve Eylül 2006’da verdiği kararla, kutuların içecekle doldurulması
faaliyetinin ilgili işaretlerin kullanımı niteliğinde olduğunu, kullanılan
işaretlerden yalnızca BULLFIGHTER’ın RED BULL’a ait markaların benzer olması
nedeniyle, yalnızca bu markalı kutuların doldurulmasının durdurulması
gerektiğini karara bağlar.
Bu karara karşı hem RED BULL
hem de WINTERS temyiz yolunu kullanır.
Bölgesel Temyiz Mahkemesi,
yerel mahkemenin, WINTERS’in kutulara içecek doldurması faaliyetinin, SMARTS
DRINKS tarafından kutulara basılmış işaretlerin kullanımı anlamına geldiği, tespitini
yerinde bulur. Temyiz Mahkemesine göre, inceleme konusu ürünlerin, yani
içeceklerin niteliği dikkate alındığında, markayı önceden taşıyan ambalaja
içeceği doldurmanın dışında bir marka basma yöntemi bulunmamaktadır. Özüt ile
markalı kutuları birleştirilmesi yoluyla nihai ürünün oluşturulması yoluyla,
WINTERS, kutulara işaretleri koymasa da, ürüne işaretleri koymaktadır. Ayrıca,
Temyiz Mahkemesine göre, RED BULL adına tescilli markalarla, BULLFIGHTER,
PITTBULL, LIVE WIRE markaları benzerdir ve kullanıma konu malların niteliği
dikkate alındığında, bu markalar bakımından karıştırılma ihtimali ortaya
çıkacaktır. Dolayısıyla, Temyiz Mahkemesi kararı, WINTERS’in, BULLFIGHTER,
PITTBULL, LIVE WIRE markalarını taşıyan kutuların doldurulmasının durdurması
yönünde olmuştur.
WINTERS bu karara karşı temyiz
yolunu kullanır. Talebi değerlendiren Hollanda Yüksek Mahkemesi, incelemeyi
durdurarak Adalet Divanından ön yorum kararı alınması amacıyla üç soru
yöneltir. Üç sorudan ikinci ve üçüncü sorular, ilk soruya verilecek yanıta bağlı
olduğundan ve Adalet Divanının ilk soruya verdiği yanıt, ikinci ve üçüncü
soruların yanıtlanmasına gerek bırakmadığından, aşağıda yalnızca ilk soruya yer
verilecektir. Hollanda Yüksek Mahkemesinin sorusu takip eden içeriktedir:
(a)Bir
işareti taşıyan ambalajların doldurulması, doldurma işlemi başka bir kişi için
ve onun talimatı üzerine sağlanan bir hizmet olsa da, 89/104 sayılı Direktif
madde 5 uyarınca ticaret sırasında kullanım olarak kabul edilebilir mi?
(b)(a)
bendinde yer alan soruya verilecek cevap, tecavüzün Direktif madde 5(1)(a) veya
(b) kapsamında gerçekleşmesine bağlı olarak değişir mi?
Adalet Divanı, Hollanda Yüksek
Mahkemesinin sorusunu takip eden biçimde formüle ederek incelemiştir. Bir hizmet
sağlayıcının, başka bir kişinin talimatı üzerine ve onun istediği biçimde, bu
kişinin kendisine sağladığı, önceden üzerine marka (işaret) konulmuş
ambalajları doldurması, 89/104 sayılı Direktif madde 5(1)(a) veya (b) uyarınca,
bu işaretle aynı veya benzer olan ve marka olarak korunan işaretler nedeniyle
yasaklanabilecek kullanım teşkil eder mi?
89/104 sayılı Direktif madde
5(1)(a) ve (b), Türkiye’de 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, marka
tescilinden doğan hakların kapsamı başlıklı, 9uncu maddesi kapsamında düzenlenmiş
hükme benzer içeriktedir. 556 sayılı KHK madde 9 takip eden içeriktedir:
“Madde
9 – (1) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka
sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir:
a)
Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak,
tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.
b)
Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal
ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu
nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme
ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin
kullanılması.
…
(3) Aşağıda belirtilen durumlar, birinci
fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:
a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine
konulması.
…”.
(556 sayılı KHK’nın 9uncu maddesinin içeriğiyle, 89/104 sayılı Direktif madde 5(1)(a) ve (b) neredeyse aynı olduğundan, ilgili madde bu yazı kapsamında yeniden çevrilmeyecektir.)
WINTERS ve Polonya hükümetine
göre, davaya konu içerikteki doldurma faaliyeti Direktif madde 5(1) kapsamında
değerlendirilebilecek bir kullanım biçimi değildir. Tersine, RED BULL ve Avrupa
Komisyonu, bahsedilen faaliyetin Direktif madde 5(1) kapsamında
değerlendirilmesi gereken bir kullanım olduğu görüşündedir.
RED BULL ve Avrupa Komisyonuna
göre, Direktif madde 5(3)’te düzenlenmiş ve madde 5(1) kapsamında yasaklanabilecek
olan, işaretin mal veya ambalajı üzerine konulması durumundaki “üzerine koyma
(affix)” eylemi, üretim anında işaretin ürün üzerinde yer alması nedeniyle,
işareti taşıyan tenekelerin doldurulmasında gerçekleşmiştir. “Üzerine koyma
(affix)” terimi, işaret ve ürün arasında, kullanılan tekniğe bakılmaksızın,
fiziksel bir bağlantı yaratılması anlamında değerlendirilmelidir. Ayrıca,
hizmet sağlayıcının, müşterisinin talimatları üzerine hareket etmesi, sunduğu
hizmetin ticari bir faaliyet olduğunu değiştirmez.
Tarafların görüşlerinin
aktarılmasının ardından, Adalet Divanı kendi değerlendirmesine yapmıştır:
Adalet Divanına göre,
tarafların markaları aynı olmadığı için incelenen vakada Direktif madde 5(1)(a)
kapsamında değerlendirme yapılması mümkün değildir. Bu nedenle, vakanın
yalnızca Direktif madde 5(1)(b) kapsamında değerlendirilmesi mümkün olacaktır.
İncelenen veriler, WINTERS’in
ticari faaliyette bulunduğunu ve SMART DRINKS’ten aldığı talimat ve tarif
edilen yöntem doğrultusunda, aynı firma tarafından temin edilen ve kendisine
sunulduğu anda, RED BULL’un tescilli markalarıyla benzer işaretleri taşıyan
kutuları doldurarak, ticari kazanç sağlama arayışında olduğunu göstermektedir. Aynı
zamanda, kutuların üzerine markaların konulması, bunların gazlı içeceklerle
doldurulması ve nihai ürünün ihraç edilmesi işlemlerinin RED BULL’un izni
olmadan yapıldığı da anlaşılmıştır.
Yukarıda sayılan bilgiler
ışığında, hizmet sağlayıcı WINTERS’in başka bir kişiden aldığı talimat
doğrultusunda kutuları doldurarak, ticari faaliyette bulunduğu görülmekle
birlikte, aynı bilgiler, hizmet sağlayıcının kendisinin bu işaretleri Direktif
madde 5 uyarınca kullandığını göstermemektedir.
Bu bağlamda, başka bir kişinin
talimatı ve tarif ettiği yöntem doğrultusunda, tescilli markalara benzer
işaretleri taşıyan kutuları “sadece” dolduran, dolayısıyla, kutuların ve üzerlerindeki
işaretlerin sunumundan hiçbir çıkar sağlamaksızın, yalnızca nihai ürünün üretim
aşamasındaki teknik bir bölümü yerine getiren hizmet sağlayıcılar, söz konusu
işaretleri 89/104 sayılı Direktif madde 5 anlamında kullanmış sayılmazlar.
Hizmet sağlayıcının faaliyeti, başka birisinin o işaretleri kullanması için
gerekli teknik koşulları sağlama mahiyetindedir.
Bunun ötesinde, WINTERS gibi
bir hizmet sağlayıcının durumu, Direktif madde 5 kapsamında, hiçbir şekilde
tescilli markaların kapsadığı mallarla veya hizmetlerle aynı veya benzer
malların veya hizmetlerin kullanımı olarak kabul edilemez. İncelenen vakada, WINTERS’in
sağladığı hizmet kutuların doldurulmasıdır ve bu hizmet, RED BULL’un
markalarının tescilli olduğu mallarla hiçbir benzerlik içermemektedir.
Mallar veya hizmetler için
kullanım terimi, işareti kullanan üçüncü kişilerin malları veya hizmetleri için
uygulama alanı bulan bir terimdir. Bununla birlikte, bazı durumlarda üçüncü bir
kişi adına hareket eden kişilerin malları veya hizmetleri de terim kapsamında
değerlendirilebilir. Böyle bir durumun ortaya çıkması için, hizmet
sağlayıcının, üçüncü bir kişinin markasıyla aynı veya benzer bir işareti, kendi
müşterilerinden birisinin pazarladığı malların promosyonu amacıyla kullanması
ve kullanım biçiminin ilgili işaret ve hizmet arasında bağlantı kurulmasını
sağlaması gerekmektedir.
İncelenen vakada, kutuların
doldurulması hizmeti, tabiatı gereği, malların pazarlanmasında promosyon
niteliğinde kullanabilir bir hizmet değildir ve işaretlerle doldurma hizmeti
arasında bağlantı kurulması mümkün değildir.
Yukarıda yer verilen
değerlendirmeler, incelenen vakada, 89/104 sayılı direktif madde 5(1)(b)
kapsamında belirtilen halin ortaya çıkmadığını göstermektedir ve bu bağlamda,
marka sahibinin, hizmet sağlayıcının, kendi markalarıyla benzer işaretleri
taşıyan kutuları doldurmasını yasaklayamaz.
Adalet Divanı, yaptığı
değerlendirmeler ışığında, Hollanda Yüksek Mahkemesinin sorusunu takip eden
biçimde yanıtlamıştır: "89/104 sayılı Direktif madde 5, bir hizmet
sağlayıcının, başka bir kişinin talimatı üzerine ve onun tarif ettiği biçimde,
bu kişinin kendisine sağladığı, üzerine önceden üçüncü bir kişinin tescilli
markasıyla aynı veya benzer bir işaret konulmuş ambalajları doldurması, ilgili
işaretin bu madde kapsamında yasaklanabilecek nitelikte kullanımını teşkil etmeyecektir,
şeklinde yorumlanmalıdır."
Adalet Divanının, C-119/10 sayılı
kararı, hizmet sağlayıcının hangi tür kullanım biçimlerinin marka sahibince
yasaklanabileceği konusunu açıklığa kavuşturmaya çalışan kararlardan birisidir
ve karar içerisinde sıklıkla atıfta bulunulan C-236/08 – C-238/08 sayılı
kararlarında (Google France ve Google) da bu konu tartışılmıştır. Kararlardan
çıkarılan sonuç, öncelikle, hizmet sağlayıcının sunduğu hizmetin kendi
müşterilerinden birisinin pazarladığı malların promosyonu amacıyla kullanılıp
kullanılmadığının ve kullanım biçimi yoluyla ilgili işaret ile hizmet arasında
bağlantı kurulmasının sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesinin gerektiğidir.
Bağlantılı diğer sonuç ise, böyle bir kullanım biçimi ve bağlantı kurulması
imkanı olmadığı sürece, hizmet sağlayıcının kullanımının Direktif madde 5
kapsamında yasaklanamayacağıdır. Konunun daha açık biçimde anlaşılabilmesi için
C-236/08 – C-238/08 sayılı kararların (Google France ve Google) da
değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Bu değerlendirmeyi ise başka bir yazıda
yapmaya çalışacağım.
Önder
Erol Ünsal
Eylül
2013
unsalonderol@gmail.com